다움코퍼레이션, '엘레강스 파리' 상표권 등록 무효소송 패소

▲화장품 (게티이미지뱅크)

주식회사 다움코퍼레이션(이하 다움)이 '엘레강스 파리' 상표권을 두고 제기된 상표권 등록 무효 소송에서 패소했다. 엘레강스 파리는 핸드백·지갑·화장품 등으로 유명한 패션 브랜드다.

11일 법조계에 따르면 특허법원 5-1부(재판장 임영우 부장판사)는 일본 국적의 가부시끼 가이샤 아루비온(이하 가부시끼) 씨가 다움을 상대로 낸 등록 무효소송에서 특허심판원의 기존 심결을 취소하고 원고 청구를 인용했다.

재판부는 엘레강스 롤프 오페르겔트 게엠베하(이하 엘레강스A)와 엘레강스(패션)게엠베하(이하 엘레강스B)가 체결한 자본기여·이전계약에 선등록상표 제3류는 포함되지 않는다는 점을 주요 이유로 들었다.

또한 "다움이 엘레강스B와 '엘레강스 파리 선등록상표 양도계약'을 체결했지만 애초에 엘레강스B에게는 선등록상표 제3류에 대한 권리가 없었다"며 "계약으로 다움에 선등록상표 제3류에 대한 권리가 이전됐다고 볼 수 없어 상표등록은 무효"라고 판단했다.

엘레강스A와 엘레강스B 사이 계약에 선등록상표 제3류에 대한 권한은 포함돼있지 않으므로 다움의 권리가 인정되려면 엘레강스A와 직접 계약을 맺어야지 엘레강스B와의 계약으로 갈음해 상표권이 인정된다고 볼 수 없다는 것이다.

엘레강스A는 1962년 독일에서 설립됐고, 아시아를 비롯한 여러 국가에 등록을 마친 엘레강스 파리 표장의 상표권자다. 엘레강스B는 엘레강스A와 같은 주소지에서 2013년 설립된 별개의 회사다.

▲(위)가부시끼 씨의 엘레강스 표장 (아래)(주)다움코퍼레이션의 엘레강스 표장 (엘레강스)

가부시끼 씨는 엘레강스A와 계약을 맺고 1984년부터 2013년까지 일본·홍콩·싱가포르에서 화장품·향수류 제품에서 엘레강스 표장을 독점적으로 사용했다. 2000년부터는 한국, 2005년부터는 아시아 전 지역을 표장 독점사용권계약 지역에 포함시켰다.

2013년 엘레강스A는 상표권 매매계약으로 가부시끼 씨에게 일본·한국·홍콩 등에 상표등록된 엘레강스 표장을 1250만 유로에 양도한다는 취지의 상표권 매매계약을 체결했다. 해당 계약에는 선등록상표 제3류에 대한 권리가 포함됐지만 한국에 등록된 엘레강스 표장의 상표권을 비롯한 일부는 이전 등록되지 못했다.

선등록상표 제3류는 등록된 상표를 비슷한 종류에 따라 분류한 것으로 제3류에는 파운데이션크림·미백에센스 등 화장품이 포함된다.

엘레강스A는 엘레강스B와 2014년 자본기여 및 이전계약을 체결하고 상표권을 이전한다. 그러나 여기에 선등록상표 제3류는 포함되지 않았다. 엘레강스B는 2016년 9월 파산절차를 개시했고, 다움은 엘레강스B의 파산관재인과 상표권 양도계약을 체결했다. 다움은 2016년 12월 선등록상표 제3류를 지정상품으로 하는 상표를 출원해 등록을 받았다.

가부시끼 씨는 표장이 자신의 출처표시로 널리 알려져 있었고, 다움이 이를 알고 부당한 이익을 얻기 위해 상표 출원 등록을 받은 것이라며 특허심판원의 판단을 구했다. 그러나 특허심판원은 부정한 목적이 없었다며 다움의 손을 들어줬다. 가부시끼 씨는 이에 불복해 특허법원에 소송을 제기했다.

다움은 엘레강스A와 엘레강스B 사이의 계약으로 상표권이 순차 이전됐기 때문에 엘레강스B와 자신이 맺은 계약은 유효하다고 주장했지만 특허법원은 받아들여지지 않았다.